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-新規性・進歩性の拒絶理由通知への対応の黄金パターンとは?- 第156号

2017.12.20 カテゴリー/ Column 

こんにちは。田村良介です。



■これまでセミナーなどで、

「拒絶理由通知への対応」というテーマで、
 何度もお話をさせていただいています。


 私が「拒絶理由通知への対応セミナー」で、
 いつもお話をしていることがあります。

 それは、
 『特許がとれる内容で、特許をとるのではなく、
  特許をとりたい内容で、特許をとりましょう。』

 というもの。


 仮に、特許がとれたとしても、

 その権利範囲が自社の製品をカバーするものでなかったり、
 他社に対して牽制効果を有するものでなかったりしては、

 意味はありません。



■これまで、何百件もの拒絶理由通知に対応をしてきましたが、

 『これを特許にするのは厳しそうだなぁ』
 と思われるものでも、

 あきらめることなく、知恵を絞れば、
 意外にも、特許になることがあります。

 意見書を書いた自分でもびっくりすることがあります。
 『意外にあっさりと、特許になったなぁ』って。


 もちろん、しっかりとポイントを抑えることが必要。



■特許がとれる内容で特許をとるのではなく、
 特許をとりたい内容で特許をとることを前提にすると、

 そのための道は、いばらの道になります。

 ですが、ポイントさえ押さえれば、
 そのいばらの道も、通りやすいものとなります。


 それでは、新規性・進歩性についての拒絶理由通知への
 対応において、押さえておくべきポイントとは?

 いったい何でしょうか。


 まずは、『拒絶理由通知の内容を、確実に把握すること』
 これって、簡単なようで、簡単ではないです。

 拒絶理由通知の内容を読んで、『審査官が言っていることはおかしい』
 と感じたら、審査官の考えを理解できていない、と思った方がいいです。

 相手を説得するには、まずは相手を理解すること。

 相手の主張を理解できれば、
 相手の主張の矛盾や足りない点に気がつくことができます。



■その他に、

 請求項に係る発明と、引用文献に記載された発明との
 相違点が明確であること、
 引用文献と比べて、優れた効果を有するものであること、

 を説明していきます。


 また、
 引用文献において、本願発明と同じ構成を採用することを
 阻害する事情(阻害要因)を説明できれば、さらにOKです。



■相違点、発明の効果、阻害要因などの主張すべきことを主張しつつ、
 審査官の主張の矛盾や足りない点も指摘をしていく、

 簡単ではありますが、

 これが、新規性・進歩性についての
 拒絶理由通知への対応の黄金パターンではないかと思います。


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