特許を通して貴社の事業発展をサポートします

 こんにちは。田村良介です。


 来月(2018年11月)ですが、株式会社R&D支援センター様のご主催で、
 拒絶理由通知への対応(主に、新規性・進歩性)をテーマに、
 お話をさせていただきます。

 ここ3年ほど、毎年、R&D支援センター様にて、
 セミナーをさせていただいており、今回は4回目です。

 
  開催日時: 2018年11月20日(火)10:30~16:30予定
  会  場:【東京・江東区】
       商工情報センター(カメリアプラザ)9F 研修室


 詳しくは、以下をご確認ください。
  http://www.lhpat.com/seminar20181120.html



 一般的に、拒絶理由通知のセミナーというと、
 判例などの解説をするセミナーが多いと思うのですが、

 今回のセミナーでは、拒絶理由通知への対応方針を、
 どのように考え、検討していくのかをお伝えするものです。


 対応方針を検討するために必要な基礎知識と、
 検討に当たっての具体的な手順、手法について、
 お話をいたします。

 途中、簡単なワークも行っていただく予定にしています。


 
 以下にあるURL中にあるお申込み用紙でお申し込みいただくと、
 通常、49,800円のところ、32,400円で受講できるそうですので、

 ご興味のある方は、是非、お申込みください。

   
  http://www.lhpat.com/seminar20181120.html 

 
 さて、本題です。

 今日は、進歩性の拒絶理由通知への対応方法について、
 とっておきの秘訣のお話をさせていただきます。


 拒絶理由通知を読んでいると、
 
 『なるほど、審査官の言うとおりで、反論しようがないなぁ』

 と感じることがあります。


 そんなとき、ちょっと待ってください。


 たしかに、審査官の主張を読んでいると、
 審査官の考え方に納得してしまうこともありますが、

 ほんとに、審査官の言うとおりでしょうか。



 そんなときは、一度、拒絶理由通知の内容を忘れてしまいます。

 そして、発明のことも、拒絶理由通知の内容も
 詳しく知らない人になりきってみます。


 例えば、引用文献1と引用文献2との組み合わせで、
 進歩性がないと判断されている場合であれば、

 発明のことも、拒絶理由通知の内容も詳しく知らない前提で、
 引用文献1と引用文献2を組み合わせてみたら、
 どんな発明になるだろう?

 と想像してみます。  
 
   
 そうして、引用文献1と引用文献2を組み合わせてみると、

 審査の対象となっている発明とは、まったく別のものが
 できあがったり、

 そもそも、引用文献1と引用文献2を組み合わせようとは
 考えもつかない、

 とか、そういった違和感を感じることがあります。


 そういった違和感を感じる、ということは、
 審査官の主張のどこかに無理がある証拠です。


 あとは、この違和感を、審査官に伝わるように
 意見書で説明をすればOKです。


 拒絶理由通知への対応の際に、
 なんとか特許にしようとして、

 請求項を補正して、権利範囲をかなり狭くして、
 特許にするようなケースをみることがありますが、

 このような反論をすることで、
 進歩性が認められることもありますので、

 必要以上に権利範囲を狭めることなく、
 特許にすることも可能となります。



 詳しく、お聴きになりたい方は、
 セミナーにもどうぞ(笑)

  http://www.lhpat.com/seminar20181120.html


————————————————————————————–
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

————————————————————————————–

-使える特許情報- 第173号

2018.10.15 カテゴリー/ Column 

 こんにちは。田村良介です。


 私、特許事務所で独立する前は、商品開発・事業開発の
 コンサルティング会社でお世話になっておりました。


 その当時の話です。

 あるとき、クライアントさんから、

 『新しい特殊な素材を開発したのだが、
  この素材が使用できる用途を提案してほしい』

 との依頼がありました。


 その素材がどのようなものに使えるのかについて、
 一番詳しいのは、その素材を開発し、営業活動をされている
 クライアントさんのはずです。
 
 
 私は、その素材や関連分野について、
 特別に詳しいわけでもありませんでしたし、

 どのようにこの依頼を進めようか、非常に困りました。



 ただ、そこで、1つ思いついたことがあります。

 
 それは、その素材と似たような機能を持つ素材が、
 どのような用途に使用されているのかについて、
 
 特許情報をもとに調べること。


 特許庁の検索システム(当時は、IPDL)を使って、
 その素材と似たような機能を持つ素材についての
 特許出願をピックアップします。

 そして、ピックアップした特許出願が、
 どのような用途を想定して記載されたものかを調べていきます。


 そうすると、予想もしていなかったような用途を
 多数見つけることができました。


 ここで見つけた用途をもとに、クライアントさんに提案をし、
 大変よろこんでいただきました。

 というか、予想もしていない用途もあったので、
 大変驚かれていました。



 本来ですと、マーケットのニーズにあわせて、
 商品開発をするのが理想的なのだと思います。

 ただ、実際の商品開発の現場では、
 シーズが先行する場合もあります。


 こういったシーズ先行の技術の場合は、
 特許情報を活用することで、

 どのようなマーケットにニーズが存在するかの
 ヒントを得ることができます。


◇◆ セミナー開催のお知らせ ◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

  2018年11月20日(火)に、株式会社R&D支援センター主催にて、
  「技術者・研究者のための拒絶理由通知対応ノウハウ」につき
  セミナーを開催いたします。

 ★本セミナーは、『講師紹介割引』があります。
  ご興味のある方は、下記URLにて詳細をご確認のうえ、
  掲載されている「セミナー申込用紙」をご利用ください。

  http://www.lhpat.com/seminar20181120.html
  
  開催日時: 2018年11月20日(火)10:30~16:30予定
  会  場:【東京・江東区】商工情報センター(カメリアプラザ)9F 研修室
  定  員: 30名

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

————————————————————————————–
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

————————————————————————————–

 こんにちは。田村良介です。


 中小、ベンチャー企業の社長さんとお話をしていると、

 自社で特許を取得することと、
 他社の特許を侵害しないことを混同して、

 誤解されていることがあります。


 もう少し分かりやすく言うと、

 『自社で特許を取得したのだから、当然、
  その技術は、他社の特許を侵害するものではない』

 と勘違いされていらっしゃる場合があります。

 
 ですが、実際は、

 自社で特許出願をして特許になるような発明でも、
 他社の特許発明を利用した発明であれば、
 
 他社の特許権を侵害することになります。

 
 ですから、新しい技術を開発した場合は、
 自社で特許出願をして、特許を取得するだけでなく、
 他社特許を侵害するものでないかを確認しておく
 必要があります。
 

 できれば、

 新しい技術を開発してから、他社特許を調べるのではなく、
 開発を始める前に、その分野の他社特許を把握したうえで、
 開発を進めることが理想です。


 なんとなくの感覚ではありますが、

 中小、ベンチャー企業の社長さんは、
 自社で特許を取得することには意識が向いていますが、
 
 自社の技術が他社特許を侵害しないものであるか
 については、意識が向いていない傾向にあるようです。


 攻めと守りの両方が大切だということですね。



 もっと言うと、特許活動をするにあたっては、

 自社技術の保護と、他社特許への対策の両方について、
 KPI(Key Performance Indicator)を設定して
 活動するのが、理想的なのだと思います。 


◇◆ セミナー開催のお知らせ ◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

  2018年11月20日(火)に、株式会社R&D支援センター主催にて、
  「技術者・研究者のための拒絶理由通知対応ノウハウ」につき
  セミナーを開催いたします。

 ★本セミナーは、『講師紹介割引』があります。
  ご興味のある方は、下記URLにて詳細をご確認のうえ、
  掲載されている「セミナー申込用紙」をご利用ください。

  http://www.lhpat.com/seminar20181120.html
  
  開催日時: 2018年11月20日(火)10:30~16:30予定
  会  場:【東京・江東区】商工情報センター(カメリアプラザ)9F 研修室
  定  員: 30名

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

————————————————————————————–
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

————————————————————————————–

 こんにちは。田村良介です。


 先日、ベンチャー企業の社長さんから、

 「自社の技術を保護することも重要なのですが、
  他社に特許を取得されて、この技術が使えなく
  なるのが不安です。」

 といったご相談を受けました。


 この企業は、とある分野では最先端を走っている会社。


 自社技術について、他社よりも先に特許出願をすれば、

 他社が特許を取得して、自社でその技術が利用できなくなる、
 というリスクも回避できますが、

 問題は、そう簡単ではありません。


 特許出願をすると、その後、出願の内容は公開されます。
  
 この社長さんは、特許を出願することで、
 自社の技術が、容易に、他社に知られてしまうことも、

 懸念されていらっしゃいました。


 それでは、

 自社で特許出願をしなくても、
 他社に特許を取得されて、自社技術が使えなくなる、
 というリスクを回避する方法は、ないのでしょうか。
 

 実は、このような場合に1つの良い方法があります。

 それは、先使用による通常実施権(先使用権)を
 主張できるようにしておくこと。


 先使用権とは、他社が、特許出願をする前に、
 自社で実施していた技術については、

 他社が特許を取得したとしても、
 継続的に、その技術を実施することができる、

 という権利です。

 
 先使用権については、特許庁のHPで
 詳しく解説されています。

  http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/index.html

 
 詳しくは、特許庁のHPでご確認をいただくのがよいのですが、
 
 この先使用権を確保するためには、

 例えば、
  実験報告書、
  販売報告書、
  設計図、
  研究ノート、
  研究レポートなどについて、

 公証人役場にて、確定日付を付与してもらう方法があります。

 
 こうしておけば、他社が特許出願するよりも先に
 自社でその技術を実施していたことを証明するのに役立ちます。


 自社が他社特許に対して先使用権を有するか否かは、
 最終的には、裁判所で争われるわけですが、

 例えば、他社から警告を受けた場合などに、
 先使用権を有することを説明することで、

 相手方からそれ以上何も言ってこなくなることもありますので、
 訴訟まで行かずに、問題を回避することにもつながります。 


————————————————————————————–
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

————————————————————————————–

 こんにちは。田村良介です。


 これまで、数多くの特許出願にたずさわってきました。
 
 特許庁で審査が進められて拒絶理由通知がだされ、
 その内容を見てみると、

 『さすがに、これを特許にするのは厳しいなぁ』

 と思うことがあります。


 それでも、何とか特許にしようと、
 知恵を絞って、意見書を書きます。

 そうして結果をみてみると、
 意外と特許が認められます。


 意見書を書いた本人が、びっくりします。
 『特許になったんだ。。。』

 もちろん、意見書を書く際に、
 
 ありったけの知恵を振り絞って、
 もっているノウハウをフル活用しているから
 こその結果であって、

 そんなに簡単なものじゃないですよ。



 お客様と打ち合わせをしていると、

 『この発明、特許になるでしょうか?』
 と質問を受けることがあります。


 でも、こういった経験を何度もしてきていると、
 
 出願をするかしないかの段階で、お客様に対して、

 『進歩性がないから、特許にはならないです』とは、
 簡単には言えなくなります。

 
 もし、その発明について特許を取得することで、
 他社と差別化することができ、
 事業を優位に進めるための武器になるのであれば、

 ちょっとくらい、特許にするのが厳しそうでも、
 可能性がゼロでないなら、チャレンジしましょう!

 というのが、正解かなぁと思います。


 ダメな理由を探すのは簡単。

 その難しいものを、
 どうすれば、特許にすることができるか?
 
 を考えることが重要だし、
 我々、弁理士がすべき仕事だと思うわけです。


————————————————————————————–
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

————————————————————————————–

次のページ

↑トップへ

Top