特許を通して貴社の事業発展をサポートします

 こんにちは。田村良介です。


 株式会社R&D支援センター様のご主催で、
 拒絶理由通知への対応(主に、新規性・進歩性)をテーマに、
 お話をさせていただきます。

 ここ3年ほど、毎年、R&D支援センター様にて、
 セミナーをさせていただいており、今回は4回目です。

 
  開催日時: 2018年11月20日(火)10:30~16:30予定
  会  場:【東京・江東区】
       商工情報センター(カメリアプラザ)9F 研修室


 詳しくは、以下をご確認ください。
  http://www.lhpat.com/seminar20181120.html



 というわけで、前回に引き続き、進歩性の拒絶理由通知を
 テーマにお話をさせていただきます。


 進歩性の拒絶理由通知に対応する際に、
 どのように請求項を補正するかを悩むことがあります。


 補正案を考える際に、よくあるのが、

 請求項と、引用文献を比較する対比表をつくり、
 どの従属請求項であれば、特許になりそうかを考える、

 という、方法だと思います。


 ただ、この方法だと、

 特許になりそうな補正案をみつけることはできても、
 特許にすべき技術をカバーした補正案をみつけることは、

 できないのではないかと、思っています。


 特許になりそうなところで、特許にするのではなく、
 特許をとるべきところで、特許にする、

 ということを考えると、別の視点が必要になってきます。


 
 私が重要だと考えているのは、

 『そもそも、この発明は何を実現したいものなのか?』

 に立ち返る、ということです。


 あたりまえのことのようですが、

 引用文献との違いをみつけることだけに意識が向いていると、
 このあたりまえのことが、できなくなります。



 『発明が何を実現したいものなのか』が分かれば、
 
 それを実現するために、
 何をしているのか、何が必要なのかを、
 突き詰めて考えていきます。


 そうすると、発明と引用文献の違いが、
 自然と見えてくるんですね。


 抽象的な話で分かりにくいかもしれませんが、
 この感覚・コツは、すごく重要です。

 
 『そもそも、この発明は何を実現したいものなのか?』
 に立ち返ることで、 

 引用文献との違いは何かだけに意識を向けていただけでは
 気付かないようなことに、

 気付くことがあります。
 



 詳しく、お聴きになりたい方は、
 セミナーにもどうぞ(笑)

  http://www.lhpat.com/seminar20181120.html


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■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

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  開催日時: 2018年11月20日(火)10:30~16:30予定
  会  場:【東京・江東区】
       商工情報センター(カメリアプラザ)9F 研修室


 詳しくは、以下をご確認ください。
  http://www.lhpat.com/seminar20181120.html


 というわけで、今回は、進歩性の拒絶理由通知を
 テーマにお話をさせていただきます。

 出願時に公知になっている発明等に基いて、
 容易に発明をすることができる場合は、進歩性がない、
 容易に発明をすることができない場合は、進歩性がある、

 と判断されます。


 「容易に発明をすることができる」というのが、
 非常にあいまいで、わかりにくいわけですが、
  
 今日のお話で、進歩性の判断の全体像を、
 つかんでいただけるかもしれません。



 特許庁の審査基準では、例えば、
 
 進歩性があることを肯定する主な要素として、
 
 ・発明の有利な効果
 ・阻害要因


 進歩性があることを否定する主な要素として、

 ・主引用発明に副引用発明を適用する動機付け
   (1) 技術分野の関連性
   (2) 課題の共通性
   (3) 作用、機能の共通性
   (4) 引用発明の内容中の示唆
 ・主引用発明からの設計変更等
 ・先行技術の単なる寄せ集め
 
 などがあげられています。

 
 審査では、肯定的な要素と否定的な要素との
 バランスがどちらに傾いているかに応じて、

 進歩性があるかないかの判断を行っています。


 ですから、

 主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあると、
 審査官から指摘されているのに、
 発明の有利な効果についての主張しかしないと、

 肯定的要素よりも否定的要素が大きいと判断され、
 進歩性が認められないことがあります。


 また、意見書で、主引用発明に副引用発明を
 適用する動機付けがないとだけ主張して、
 発明の有利な効果についての主張をしなければ、

 否定的要素はそれほど大きくなくても、
 肯定的要素が全くないと判断され、
 進歩性が認められないこともあるでしょう。


 ですから、対応としては、

 否定的要素、つまりマイナスをゼロに近づけ、
 肯定的要素、つまりプラスを如何に延ばすかが、

 進歩性の拒絶理由を解消するのに、重要となってきます。
 



 詳しく、お聴きになりたい方は、
 セミナーにもどうぞ(笑)

  http://www.lhpat.com/seminar20181120.html


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 こんにちは。田村良介です。


 日本の企業が、外国に特許出願する場合、

 企業から現地の特許事務所に直接的に依頼する
 こともできますが、

 企業から国内の特許事務所に依頼をし、
 国内特許事務所から、その国の特許事務所に
 出願の依頼をすることがあります。


 うちの事務所でも、そういった形のご依頼を、
 多数いただいております。


 企業と現地の特許事務所が直接やりとりをすれば、
 企業の費用負担は軽くなるはずなのに、
 あえて、国内の特許事務所に依頼する意味はあるのでしょうか。


 1つの理由としては、

 国内の特許事務所に依頼をすれば、
 現地の特許事務所と複雑なやりとりをしなくてすみますから、
 企業の業務負荷の軽減につながります。


 もう1つの理由は、

 現地の特許事務所よりも、日本の特許事務所の方が、
 普段から、その企業と接している分、

 その企業の方針や状況を理解した上での提案ができる、
 ということなんだと思います。


 以前、こんなことがありました。

 米国へ出願をし、審査の結果、
 オフィスアクションが通知されました。
 (日本でいうところの拒絶理由通知です)

 現地の特許事務所からの提案は、
 独立請求項を下位の従属請求項で限定するというものでした。

 たしかにこの提案どおりに請求項を補正すれば、
 特許は認められやすいのですが、

 この企業様の実際の製品で利用されている技術とは
 ほど遠い請求項になります。


 そこで、私からは、

 特許にするのは、そこまで容易ではないですが、

 実際の製品をしっかりカバーできる内容で、
 請求項を補正するように、

 ご提案をさせていただきました。
 

 特許の仕事をしていると、どうすれば特許になるか?
 ばかりが先にたってしまいがちですが、

 実際の製品はどうなのか?
 どうすれば競合他社を牽制できるような特許になるのか?

 という視点をもつことが、非常に重要です。


 特許事務所の弁理士だから、
 特許のことさえ分かっていればいい
 というものではなく、

 ご依頼をいただく企業様の方針や製品、
 その業界のことなど、より多くを知ったうえで、

 業務にのぞむことが重要だと考えています。


  
 冒頭の外国出願についてのご依頼の場合でも、
 このような姿勢で業務に取り組むことで、

 よりよいご提案を企業様に提供できるのではないか、
 と思います。


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 来月(2018年11月)ですが、株式会社R&D支援センター様のご主催で、
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 ここ3年ほど、毎年、R&D支援センター様にて、
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  開催日時: 2018年11月20日(火)10:30~16:30予定
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 詳しくは、以下をご確認ください。
  http://www.lhpat.com/seminar20181120.html



 一般的に、拒絶理由通知のセミナーというと、
 判例などの解説をするセミナーが多いと思うのですが、

 今回のセミナーでは、拒絶理由通知への対応方針を、
 どのように考え、検討していくのかをお伝えするものです。


 対応方針を検討するために必要な基礎知識と、
 検討に当たっての具体的な手順、手法について、
 お話をいたします。

 途中、簡単なワークも行っていただく予定にしています。


 
 以下にあるURL中にあるお申込み用紙でお申し込みいただくと、
 通常、49,800円のところ、32,400円で受講できるそうですので、

 ご興味のある方は、是非、お申込みください。

   
  http://www.lhpat.com/seminar20181120.html 

 
 さて、本題です。

 今日は、進歩性の拒絶理由通知への対応方法について、
 とっておきの秘訣のお話をさせていただきます。


 拒絶理由通知を読んでいると、
 
 『なるほど、審査官の言うとおりで、反論しようがないなぁ』

 と感じることがあります。


 そんなとき、ちょっと待ってください。


 たしかに、審査官の主張を読んでいると、
 審査官の考え方に納得してしまうこともありますが、

 ほんとに、審査官の言うとおりでしょうか。



 そんなときは、一度、拒絶理由通知の内容を忘れてしまいます。

 そして、発明のことも、拒絶理由通知の内容も
 詳しく知らない人になりきってみます。


 例えば、引用文献1と引用文献2との組み合わせで、
 進歩性がないと判断されている場合であれば、

 発明のことも、拒絶理由通知の内容も詳しく知らない前提で、
 引用文献1と引用文献2を組み合わせてみたら、
 どんな発明になるだろう?

 と想像してみます。  
 
   
 そうして、引用文献1と引用文献2を組み合わせてみると、

 審査の対象となっている発明とは、まったく別のものが
 できあがったり、

 そもそも、引用文献1と引用文献2を組み合わせようとは
 考えもつかない、

 とか、そういった違和感を感じることがあります。


 そういった違和感を感じる、ということは、
 審査官の主張のどこかに無理がある証拠です。


 あとは、この違和感を、審査官に伝わるように
 意見書で説明をすればOKです。


 拒絶理由通知への対応の際に、
 なんとか特許にしようとして、

 請求項を補正して、権利範囲をかなり狭くして、
 特許にするようなケースをみることがありますが、

 このような反論をすることで、
 進歩性が認められることもありますので、

 必要以上に権利範囲を狭めることなく、
 特許にすることも可能となります。



 詳しく、お聴きになりたい方は、
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-使える特許情報- 第173号

2018.10.15 カテゴリー/ Column 

 こんにちは。田村良介です。


 私、特許事務所で独立する前は、商品開発・事業開発の
 コンサルティング会社でお世話になっておりました。


 その当時の話です。

 あるとき、クライアントさんから、

 『新しい特殊な素材を開発したのだが、
  この素材が使用できる用途を提案してほしい』

 との依頼がありました。


 その素材がどのようなものに使えるのかについて、
 一番詳しいのは、その素材を開発し、営業活動をされている
 クライアントさんのはずです。
 
 
 私は、その素材や関連分野について、
 特別に詳しいわけでもありませんでしたし、

 どのようにこの依頼を進めようか、非常に困りました。



 ただ、そこで、1つ思いついたことがあります。

 
 それは、その素材と似たような機能を持つ素材が、
 どのような用途に使用されているのかについて、
 
 特許情報をもとに調べること。


 特許庁の検索システム(当時は、IPDL)を使って、
 その素材と似たような機能を持つ素材についての
 特許出願をピックアップします。

 そして、ピックアップした特許出願が、
 どのような用途を想定して記載されたものかを調べていきます。


 そうすると、予想もしていなかったような用途を
 多数見つけることができました。


 ここで見つけた用途をもとに、クライアントさんに提案をし、
 大変よろこんでいただきました。

 というか、予想もしていない用途もあったので、
 大変驚かれていました。



 本来ですと、マーケットのニーズにあわせて、
 商品開発をするのが理想的なのだと思います。

 ただ、実際の商品開発の現場では、
 シーズが先行する場合もあります。


 こういったシーズ先行の技術の場合は、
 特許情報を活用することで、

 どのようなマーケットにニーズが存在するかの
 ヒントを得ることができます。


◇◆ セミナー開催のお知らせ ◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

  2018年11月20日(火)に、株式会社R&D支援センター主催にて、
  「技術者・研究者のための拒絶理由通知対応ノウハウ」につき
  セミナーを開催いたします。

 ★本セミナーは、『講師紹介割引』があります。
  ご興味のある方は、下記URLにて詳細をご確認のうえ、
  掲載されている「セミナー申込用紙」をご利用ください。

  http://www.lhpat.com/seminar20181120.html
  
  開催日時: 2018年11月20日(火)10:30~16:30予定
  会  場:【東京・江東区】商工情報センター(カメリアプラザ)9F 研修室
  定  員: 30名

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