こんにちは。田村良介です。
■以前、こんなことがありました。
アメリカのオフィスアクションで、
非自明性（日本でいうところの進歩性）がない、
と判断されていたのですが、
現地代理人からの提案は、独立請求項を従属請求項で
限定するというもの。
たしかに、現地代理人の提案通りに補正をすれば、
比較的簡単に、特許が認められたかもしれません。
ただし、その従属請求項は、
すでに陳腐化した技術に関するものでした。
ですから、特許が認められたとしても、
他社に対する牽制効果があるわけではありません。
■例えば、日本の拒絶理由通知でも、
請求項１について進歩性がないと判断されていたとしても、
従属請求項については、拒絶理由が存在しない、
と判断されている場合があります。
このような場合、ついつい、この従属請求項の内容で、
権利化をしたくなりますが。
でも、もしかすると、請求項１のままで、
特許が認められるかもしれません。
まずは、請求項１で進歩性が認められる可能性があるかどうかを、
十分に見極めてからでも、遅くはないはず。
■ところで、
仕事がら、他の方が書いた明細書や意見書を
見る機会があります。
中には『これは、ちょっと、うまくないかも？』
ということがあります。
意見書で、たまに見かけるのが、
例えば、進歩性がないという拒絶理由で、審査官が、
『引用文献１においてＡ手段を採用することは、
当業者にとって容易に想到しうる』ことである、といっているのに
単に、『Ａ手段を採用することは容易ではない』と主張するだけで、
容易ではないと主張するための理由が、何も述べられていないもの。
容易ではない理由がなければ、審査官を説得することはできません。
■そこで、拒絶理由通知への対応において、
まずいと思われる例を挙げてみました。
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・特許を取得できるかもしれないが、他社への牽制効果がない
と思われる内容で、請求項を補正してしまっている。
・補正をしなくても十分に反論が可能なのに、
審査官の主張に同意して、必要のない補正をしてしまっている。
・審査官の主張に反論をしているが、単に反論をしているだけで、
審査官の主張が適切でないことを説明できていない。
・審査官の主張に対して反論をしているようで、論点がずれていて、
反論になっていない。
・主張する内容について、論理が飛躍をしている。
・２度目の拒絶理由通知で、１度目に主張した相違点とは関連性のうすい
相違点をもとに主張をしていて、主張に一貫性がない。
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■このように、拒絶理由通知の対応って、
難しそうな気がするのですが。
実は、『この案件は特許にするのが難しい』と思われるものでも、
ポイントさえ、しっかりおさえれば、
意外とすんなり、特許になるものです。
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