先願主義とは
１．先願主義とは？
先願主義とは、同一の発明について複数の出願があった場合には、最も先に出願をした人が特許を受けることができる制度を言います。特許法第３９条は、１つの発明について複数の権利を認めるべきではなく、重複特許を排除すべきであるという趣旨により設けられた規定です。
「先願」（特許法第３９条）の規定では、先願の請求項にかかる発明と、後願の請求項にかかる発明を対比して、同一であると認められる場合は、後願の特許性が否定されることになります。発明が特許を受けるためには、発明が新規性や進歩性を有することが求められますが、その他にもいくつかの要件を満たす必要があります。特許法第３９条の規定もその１つです。
特許法第３９条第１項では、以下のように規定しています。
同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
この拒絶理由が通知された場合は、先願の発明とは異なる内容となるように、請求項を補正するなどの対応が必要となります。
特許法第３９条第１項は、同一の発明について異なる日に複数の出願があった場合についての規定です。
そもそも同一の発明について、複数の出願がされること自体まれなのですが、同一の発明について、同じ日に複数の出願がされた場合は、どうなるのでしょうか。
特許法第３９条第２項では、以下のように規定しています。
同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
同一の発明について、同じ日に２つの出願がされた場合は、両者間で協議をすることが求められます。とは言っても、一方の特許出願がすでに特許になっている場合は協議することができませんので、その場合は、特許になっていない方の特許出願が拒絶されることになります。
なお、特許法第３９条が実務上で問題になるのは、分割出願の親出願と子出願の請求項が同一であると、審査官に判断された場合です。このようなケースにおいて、適切に対応ができるように、特許法第３９条の判断手法を知っておくことは重要です。
２．特許法第３９条の判断手法と反論方法
次に、特許庁の審査における、特許法第３９条の具体的な判断手法について、見ていきましょう。
特許・実用審査基準によると、本願発明と、先願の請求項に係る発明（先願発明）とを対比した結果、以下の(i)又は(ii)に該当する場合は、両者は「同一」と判断されます。つまり、特許法第３９条の拒絶理由の対象となります。
(i) 本願発明と先願発明との間に相違点がない場合
(ii) 本願発明と先願発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質同一である場合
(i)の場合は、明らかに同一ですが、(ii)の実質同一とはどのような場合を言うのでしょうか。
特許・実用審査基準によると、本願発明と先願発明の相違点が、以下の(ii-1)～(ii-3)のいずれかに該当する場合に、本願発明と先願発明が実質同一であると判断されます。
(ii-1) 課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）である場合
(ii-2) 先願発明の発明特定事項を、本願発明において上位概念として表現したことによる差異である場合
(ii-3) 単なるカテゴリー表現上の差異（例えば、表現形式上、「物」の発明であるか、「方法」の発明であるかの差異）である場合
まず、(ii-1)から見ていきましょう。
例えば、先願の請求項に｢Ａ手段とＢ手段とを備える装置｣が記載されていたとします。そして、本願の請求項が｢Ａ手段とＢ手段とＣ手段とを備える装置｣であったとします。本願の請求項は、先願の請求項に記載されていない｢Ｃ手段｣を備えていますので、同一ではなさそうに思えます。
ですが、この｢Ｃ手段｣が周知技術である場合、本願発明は、先願発明に対して、周知技術を付加したものとなります。そして、周知技術を付加することで新たな効果を奏さないのであれば、先願発明と本願発明は実質的に同一である、と判断されます。つまり、特許法第３９条の規定により、本願発明は特許を受けることができません。
このような拒絶理由が通知された場合の反論の方法としては、「Ｃ手段」が周知技術ではないことを証明するか、Ｃ手段により「新たな効果」を奏することを証明することがあげられます。ただし、「Ｃ手段」が周知技術でないことを証明するのは、なかなかに難しいと思われます。
ここで「新たな効果」ですが、周知技術であるＣ手段がもともと有している効果は、新たな効果とはなりません。Ａ手段やＢ手段を備えている装置に、さらにＣ手段を付加した場合に、Ｃ手段がもともと有している効果以上の新しい効果が発揮されるような場合に「新たな効果」を有している、と言うことができます。つまり、Ａ手段やＢ手段と、Ｃ手段との間に相乗効果が生まれないと、「新たな効果」を奏するとは言えませんので、ご注意ください。
次に、(ii-2)です。
先願発明の発明特定事項を、本願発明において上位概念として表現した場合は、先願発明と本願発明は、実質同一と判断されます。例えば、先願発明の発明特定事項の一部が「鉄」である場合に、本願発明において「鉄」に代えて「金属」と表現をした場合です。
一方、先願発明の発明特定事項の一部が「金属」である場合に、本願発明において「金属」に代えて「鉄」と表現をした場合など、本願発明が先願発明の下位概念にあたる場合は、(ii-2)による実質同一とはなりません。
この(ii-2)を理由として、拒絶理由が通知された場合は、先願発明と本願発明がさらに異なる点をもつように、手続補正書を提出して、本願の請求項を補正することが考えられます。
最後に、(ii-3)です。
先願発明の発明特定事項と、本願発明の発明特定事項との相違が、単なるカテゴリー表現上の差異である場合は、本願発明と先願発明は実質同一であると判断されます。
より具体的に言うと、先願発明が「Ａ成分、Ｂ成分及びＣ成分を含む組成物」であり、本願発明が「Ａ成分を添加し、Ｂ成分を添加し、さらにＣ成分を添加する組成物の製造方法」であるような場合など、物の発明なのか、方法の発明なのか、といったカテゴリー表現のみが異なるような場合です。
この(ii-3)を理由として、拒絶理由が通知された場合は、先願発明と本願発明がさらに異なる点をもつように、手続補正書を提出して、本願の請求項を補正することが考えられます。
なお、これまでは、同じ発明が、異なる日に出願をされた場合を説明してきました。同じ発明が、同じ日に出願をされた場合は、どのように判断をすれば、よいでしょうか。以下の(i)、(ii)の場合に、同じ日に出願された発明が同一であると判断されることは、間違いありません。
(i) 本願発明と先願発明との間に相違点がない場合
(ii) 本願発明と先願発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質同一である場合
問題は、どういった場合に実質同一となるかです。
同じ日に２つの出願がされた場合における実質同一であるかの判断も、(ii-1)～(ii-3)を利用します。
判断の手法としては、一方の出願Ａを先願とし、他方の出願Ｂを後願として、(ii-1)～(ii-3)を利用して、２つの発明が実質同一であるかの判断をします。そして、今度は、出願Ｂを先願とし、出願Ａを後願として、(ii-1)～(ii-3)を利用して、２つの発明が実質同一であるかの判断をします。
いずれの場合も、実質同一であると判断される場合は、出願Ａにかかる発明と、出願Ｂにかかる発明は、実質同一と判断されます。どちらか一方のケースのみが実質同一である場合は、出願Ａにかかる発明と、出願Ｂにかかる発明は、実質同一にはあたりません。
反論方法としては、本願を先願とした場合、又は、本願を後願とした場合のいずれかにおいて、本願にかかる発明と他方の出願にかかる発明とが、実質同一ではないことを主張することができます。
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