進歩性判断の全体像

進歩性判断の全体像

特許庁の審査において、発明が進歩性を有しないと判断され、拒絶理由が通知される場合があります。審査官の判断に対して反論をするにしても、進歩性の判断がどのようにして行われるのかを知っておくと、より適切な主張をすることができます。

進歩性の判断方法ですが、特許・実用新案審査基準によると、以下のように記載されています。

かなりざっくりではありますが、簡単にまとめると、主引用発明（多くの場合は、引用文献１に記載された発明）から出発して、進歩性を否定する要素と、進歩性を肯定する要素とを考慮して、請求項に係る発明に到達できると論理付けができる場合は、進歩性が否定され、論理付けができないときは、進歩性が肯定されます。

つまり、進歩性が認められるためには、進歩性を肯定する要素が大きなものであることを証明し、進歩性を否定する要素が小さなものであることを証明すればいいわけです。

なお、ここで、進歩性が肯定される方向に働く要素には、

• 有利な効果
• 阻害要因

があります。

一方、進歩性が否定される方向に働く要素には、

• 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

　　　より具体的には、

　　　　　技術分野の関連性

　　　　　課題の共通性

　　　　　作用・機能の共通性

　　　　　引用発明の内容中の示唆

• 主引用発明からの設計変更等
• 先行技術の単なる寄せ集め

があります。

注意をしないといけないのは、進歩性を否定する要素のみを考慮すると、引用発明から出発して請求項に係る発明に到達できると判断される場合であっても（例えば、主引用発明と副引用発明の技術分野が同じで、課題も共通しており、副引用発明を主引用発明に適用することで、請求項に係る発明に到達できるような場合）、進歩性を肯定する要素が十分にあれば（例えば、請求項に係る発明が有する有利な効果が、当業者が予想もできないよう優れた効果である場合）、進歩性が肯定され得る、ということです。

以下、いくつかのパターンについて、進歩性について、いずれの判断をされるのかを見ていきましょう。

パターン１

請求項に係る発明について、進歩性を肯定する要素が大きく、進歩性を否定する要素がほとんどなければ、当然に、進歩性は認められるでしょう。引用発明には、記載も示唆もされていないような特徴を有する発明で、引用発明と比べた優れた発明の効果を有するものであれば、問題なく進歩性は認められるでしょう。

パターン２

請求項に係る発明について、進歩性を否定する要素が仮にあったとしても、進歩性を肯定する要素としてそれ以上に強力なものがあれば、これも進歩性が認められるでしょう。

例えば、技術分野が同じ引用発明１と引用発明２を組み合わせることで発明の進歩性が否定されている場合であっても、引用発明１と引用発明２からは予想も出来ない優れた効果を発揮する発明であれば、そのことを証明することで進歩性は認められるでしょう。

パターン３

一方、請求項に係る発明について、進歩性を肯定する要素が小さく、進歩性を否定する要素の方が十分に大きい場合は、その請求項のまま特許が認められる可能性は薄く、請求項の範囲を限定するなどの対応が必要となるでしょう。

例えば、技術分野が同じで、課題も共通する、引用発明１と引用発明２を組み合わせることで発明の進歩性が否定されているような場合に、引用発明と比べた優れた効果もほとんどなく、引用発明１と引用発明２を組み合わせる阻害要因などもない場合です。

このような場合は、補正せずに、請求項に係る発明を認められる可能性は低いでしょう。

このように進歩性を有するか否かの判断がどのようになされるのかを知っておけば、進歩性についての拒絶理由を検討する際に、大いに役立ちます。

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