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特許の知識

進歩性についての、とっておきの反論方法

特許庁から拒絶理由通知が届いて、進歩性の拒絶理由への反論に困ったときに使える、とっておきの反論方法について、お伝えします。かなり有効な方法で、本当は秘密にしておきたいくらいのとっておきの方法です。

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1.進歩性の判断方法

進歩性の判断方法を簡単にまとめると、以下のようになります。

 

主引用発明から出発して、進歩性を否定する要素と、進歩性を肯定する要素とを考慮して、請求項に係る発明に到達できると論理付けができる場合は、進歩性が否定され、論理付けができないときは、進歩性が肯定されます。

 

進歩性を肯定する要素としては、

  • 有利な効果
  • 阻害要因

があります。

 

進歩性を否定する要素としては、

  • 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

  より具体的には、

    技術分野の関連性

    課題の共通性

    作用・機能の共通性

    引用発明の内容中の示唆

  • 主引用発明からの設計変更等
  • 先行技術の単なる寄せ集め

があります。

進歩性が認められるためには、進歩性を肯定する要素が大きなものであることを証明し、進歩性を否定する要素が小さなものであることを証明すればよいのですが、発明の効果が引用文献と比べて大きく優れていると言えないような場合は、進歩性を主張することが難しい場合もあります。

 

ここでは、そのような場合にでも活用できる反論方法について、お伝えします。

2.進歩性の拒絶理由への反論に困ったときに使える、とっておきの反論方法

進歩性を肯定する要素が大きく、否定する要素がほとんどなければ、進歩性は認められるでしょう。

例えば、引用文献には、記載も示唆もされていないような特徴を有する発明で、引用文献と比べた優れた発明の効果を有するものであれば、問題なく進歩性は認められるでしょう。

 

一方、進歩性を肯定する要素が小さく、進歩性を否定する要素の方が十分に大きい場合は、補正をすることなく、その請求項について特許が認められる可能性は薄く、請求項の範囲を限定するなどの対応が必要となるでしょう。

 

例えば、引用文献1と引用文献2の技術分野が同じで、これらの引用文献を組み合わせると、審査対象の発明と同じ構成になる、といったような場合で、引用文献と比べた優れた効果もそれほどなく、引用文献1と引用文献2を組み合わせる阻害要因などもない場合です。このような場合は、請求項の補正を認められる可能性は低いでしょう。

そこで、ここでご紹介する反論方法が活きてきます。

まず、ある判例についてご紹介します。

 

ご紹介するのは、平20年(行ケ)10096号 審決取消請求事件です。

この判決では、進歩性の判断の手法について、以下のように判示しています。

 

特許法29条2項が定める要件の充足性,すなわち,当業者が,先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは,先行技術から出発して,出願に係る発明の先行技術に対する特徴点(先行技術と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで,出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は,当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから,容易想到性の有無を客観的に判断するためには,当該発明の特徴点を的確に把握すること,すなわち,当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして,容易想到性の判断の過程においては,事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが,そのためには,当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって,その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。

 

さらに,当該発明が容易想到であると判断するためには,先行技術の内容の検討に当たっても,当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく,当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。

この記載の中でも、後段が特に重要です。

 

この判示によると、引用文献に記載された先行技術を出発点として、当業者であれば、本願発明の構成に到達するだろうという推測が成り立つのみでは進歩性を否定することはできません。進歩性を否定するためには、当業者であれば、引用文献に記載された先行技術を出発点として、本願発明の構成に到達したはずであるという示唆等が必要になります。

 

 

例えば、引用文献1において、引用文献2に記載された技術を採用することが容易であるかが問題となっている場合において、仮に、引用文献1と引用文献2の技術分野が同じであったとしても、当業者であれば、引用文献1と引用文献2をもとに、本願発明の構成に到達したはずであるという示唆がなければ、進歩性は否定されない、ということになります。

ですから、以下のような主張をすることができます。

 

平20年(行ケ)10096号 審決取消請求事件の判決文において、「特許法29条2項が定める要件の充足性,すなわち,当業者が,先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは,先行技術から出発して,出願に係る発明の先行技術に対する特徴点(先行技術と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。・・・(中略)・・・当該発明が容易想到であると判断するためには,先行技術の内容の検討に当たっても,当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく,当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」と判示されています。つまり、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたと判断するためには、出願にかかる発明の特徴点に到達することに困難性がないだけでは足らず、出願にかかる発明の特徴点に到達したはずと言えるための示唆等が存在する必要があります。

 

よって、本願発明が、当業者にとって容易に想到し得るものであると判断されるためには、本願請求項の「〇〇」という特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、「〇〇」という特徴点に到達したはずである示唆等が必要であると言えます。しかし、引用文献1において、引用文献2に記載された技術を採用して「〇〇」という特徴点に到達したはずである示唆等は存在しません。

 

したがって、本願発明は、引用文献1及び2に基づいて、当業者が容易に想到し得るものではありません。

 

かなり有効な反論方法ですので、是非ご活用ください。

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